בג"ץ 3406/96סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ. אקרשטיין תעשיות בע"מ

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 3406/96

בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן

כבוד השופטת ד' דורנר

כבוד השופט מ' אילן

המערער ת : סלע חברה למוצרי בטון בע"מ

נגד

המשיבים : 1. אקרשטיין תעשיות בע"מ

2.

HANS RINNINGER UND SOHN GMBH

ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי

בתל-אביב-יפו מיום 31.3.96 בתה"פ 1187/94

ו- 1772/94 שניתן על ידי כבוד סגן הנשיא

א' גורן

תאריך הישיבה: כ"ג בתשרי תשנ"ט (13.10.98)

בשם

המערער ת: עו"ד יעקב וחנה קלדרון

בשם

המשיבים : עו"ד דורון כהן, עו"ד ג. פלישר עו"ד ר. פטלר

פסק - דין

השופט מ' אילן:

זהו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב (סגן הנשיא, א' גורן) אשר דחה את תביעת המערערת (להלן: סלע או המערערת ), בה"פ 1187/94 ו1772/94-, להצהיר כי למשיבים (להלן: אקרשטיין או רינינגר ) אין זכויות קניין בקווי הדמות והצורה של מדגם ישראלי מספר 9733 (להלן: מדגם 9733 ).

עיקרי העובדות

מדגם 9733 עניינו אבן ריצוף משתלבת הידועה בשם "נוסטלית". המדגם הרשום על שם רינינגר (חברה זרה המאוגדת בגרמניה) הוגש לרישום בישראל על-פי סעיף 52 לפקודת הפטנטים והמדגמים (להלן: הפקודה ) בתאריך 19.12.83. אקרשטיין, הינה בעלת הזכות הבלעדית לייצר ולמכור אבני ריצוף לפי מדגם זה, על-פי רשיון מרינינגר, אשר נרשם אצל רשם הפטנטים והמדגמים.

מדגם ישראלי מספר 9279 (להלן: מדגם 9279 ) עניינו אבן ריצוף הידועה בשם "קלאסיקו". המדגם הרשום, על שם חברה שוויצרית, הוגש לרישום בישראל בתאריך 21.12.82.

אין מחלוקת כי מדגם 9279 קדם למדגם 9733, הן ברישומו אצל הרשם בפנקס המדגמים והן על ידי ייצור ושיווק בפועל של האבן נשוא המדגם.

במחצית שנת 1994 פנתה אקרשטיין לסלע, ותבעה ממנה לחדול מהפרת זכויותיה במדגם 9733 בשל ייצורם של אבני ריצוף בשם "נוסטל" הזהים לאבן ה"נוסטלית". בעקבות זאת פנתה סלע לבית המשפט וביקשה להצהיר, כי מדגם 9733 אינו תקף. היא נימקה את בקשתה בכמה טעמים. ראשית , משום שמדגם 9279 מהווה "פרסום מוקדם" למדגם 9733 וכך גם פרסום בכתב עת גרמני בשם B.F.T .

שנית , ובהתבסס על שני הפרסומים הללו, מחמת שאינו "חדש או מקורי" כהוראת סעיף 30(1) לפקודה.

ולבסוף , מחמת שהוא מתייחס לקבוצת חפצים שאינה "מערכת", כנדרש בתקנה 5 לתקנות המדגמים (להלן: הטענה השלישית ). תביעתה נדחתה, כאמור. מכאן הערעור שלפנינו.

הדיון בערעור

בפתח הדברים אתייחס לעניין הפרסום בעיתון הגרמני. המערערת ביקשה להגיש ראיות נוספות בערעור שלפנינו. לאחר עיון בדבר, באנו לכלל מסקנה כי יש לדחות את הבקשה. לא ראינו סיבה מספקת להתיר, בשלב מאוחר זה, הגשתן של ראיות נוספות, מה גם שעיון במה שצורף מלמדנו, כי אין בכך כדי לשנות את התוצאה אליה הגענו.

בערעור שלפנינו חוזרת המערערת על טענותיה כפי שנטענו בבית משפט קמא. אומר כבר עתה כי לדעתי דין הערעור להידחות. נראה לי, כי יש להשאיר על כנו את פסק דינו של השופט בבית משפט קמא מנימוקיו. עם זאת מבקש אני להוסיף עליהם קורטוב משלי.

"פרסום מוקדם" - מבחן העין

סעיף 2 לפקודה מגדיר את הדיבור "מדגם" כצורה, קווי דמות או קישוט "שמייחדים לכל חפץ על ידי תהליך או אמצעי תעשייתי " והמושכים את העין ב "סחורה המוגמרת" . המדגם מיועד להעניק לבעליו בלעדיות על עיצוב חדש או מקורי. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה ואת אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה. האינטרס המוגן הוא הקניין בצורה עצמה. הגדרת הזכות והיקפה נמדדת לפי הצרכים המיוחדים של הצורה התעשייתית (כעולה מן ההגדרה). העיצוב התעשייתי משמש מקדם המכירות הראשוני של המוצר, איש יחסי הציבור, של המוצר התעשייתי. משום כך הועבר מרכז הכובד לפוטנציאל הצורני של העיצוב לעין הצרכן. הצורה צריכה למשוך את עין הצרכן הרלבנטי, ומשיכת העין אינה מתמצית במראה אסתטי כלשהו אלא ביסודות צורניים, שיש בהם כדי להשפיע על בחירת הצרכן (ראה: AMP Inc. V. Utilux Pty. Ltd. [1970] R.P.C 397 ). תימוכין לגישה זו מוצאים אנו בהגדרת המדגם המציבה, לצד הדרישה הפוזיטיבית לקיומה של משיכת עין, דרישה נגטיבית השוללת את הגנת המדגם מצורה פונקציונאלית. המוצר אינו מושך את העין כאשר משיכת העין מופנית לערך המוסף של התאמה לתפקוד או התאמה להרכבה, להבדיל ממשיכת עין בזכות הצורה עצמה (ראה: ע"א 430/67 שרנוע בע"מ נ' תנובה בע"מ , פ"ד כב(1)113).

כללו של דבר, העיצוב התעשייתי חייב להיות מכוון אל עין הצרכן . משיכת העין צריכה להיות רלבנטית ואופרטיבית, במובן זה שהעיצוב ישפיע על החוש הויזואלי של הצרכן ויתאים למטרתו הצרכנית . ומכאן כי גם בחינתו של המוצר חייבת להיעשות על יסוד מטרתו הצרכנית הנתפשת בעינו של הצרכן. במקרה דנן יש לבחון את ההבדל שבין המדגמים בצורה בה משתלבות אבני ריצוף בינם לבין עצמם כמשטח, ולא כפרט בודד העומד בפני עצמו. בצדק נהג אפוא בית המשפט כאשר קבע כי:

"תיאורים אלה (ההשוואה בין מדגם 9733 ומדגם 9279) עשויים להישמע מסורבלים. ייתכן שההולך בחוצות לא יידע לתאר את המרצפות שתחתיו. אך הצרכן הבא לרכוש אבני ריצוף, בוודאי יבחין בהן. ההבדל יתחדד עוד, כאשר הצרכן יבחן את המוצר כמכלול ...התוצאה היא שרצף שלהן מאופיין ברווחים גדולים יותר בין האבנים" (בעמ' 11 לפסק הדין; ההוספות וההדגשות אינן במקור - מ.א.).

ומכאן למסקנה המתחייבת כי אין לראות במדגם 9279 "פרסום מוקדם" למדגם 9733.

"חדש או מקורי"

הוראת סעיף 30(1) לפקודה מסדירה את רישום

המדגם. ההוראה קובעת כי חידוש או מקוריות, מהווים תנאי לרישום ודרישות אלה חלופיות הן ) ראה: Dover Ld. V. Nurnberger Celluloidwaren Fabrik Gebruder Wolff [1910] 2 CH 25;

[1910] R.P.C 175

וכן: Re Clarke's Design V. Sax

[1896] 13 R.P.C. 351 ). החידוש מציג דרישה לפיה המדגם צריך להראות צורה, דוגמא או קישוט בלתי מוכרים בכלל, ואילו המקוריות מדברת על דרך יישומם של אלמנטים ידועים באופן שונה מן הידוע קודם לכן באותו תחום. נראה לי, כי בתחומים מסוימים תבוא דרישת החידוש או המקוריות על סיפוקה גם על יסוד שינויים ותוספות קטנים למדי. כך, למשל, בתחומים בהם מוגבלת "חירות העיצוב" של היוצר עקב טיבו, תפקידו או אופן השימוש במוצר (לעניין זה ובאנלוגיה ראה: סעיף 1(1)( b )(2) ל- Registered Designs Act 1949

כפי שתוקן על ידי ה- Copyright designs and Patents Act 1988 , , המדבר על כלל ה - "must mach"

וכן: בספרם של J.

Holyoak and P. Torremans , Intellectual Property Law

[1995]

בעמ' 256 ואילך) או בתחומים בהם מתרבה מספר המדגמים במהירות - בכל אלו יכולים שינויים מועטים לעלות כדי חידוש.

עמד על כך Ricketson בספרו:

The Law Of Intellectual Property (Sydney,1980) :

“It should be noted that in some areas in which designs "

proliferate it may be that quite small differences will be regarded as 'substantial', rather than 'immaterial'. This will be a question of each case. But the fact that a design contains a number of elements of similarity to a previous design should not exclude it from registration if there are other elements which are different. In such a case, the novelty or originality of this part of the design may be sufficient to impart the character of novelty and originality to the whole". (שם, בעמ' 466)

בסופו של דבר השאלה היא האם הוכנסו מספיק שינויים בצורה ולעניין זה לא מספר השינוים או התוספות הוא הקובע, אלא הרושם של הדברים בכללותם. עמד על כך ה- Lord Herschell

בפסק הדין בעניין Rollanson's Registered

Design :

"Very often a very successful design may be one in which the difference from previous designs can, on analysis, be shown to be very slight, where, nevertheless, the result is to make the one so much more pleasing than the other that is a successful design. Whilst on the one hand we certainly ought not give protection to a design in which the variations are trivial and unimportant so that it is substantially the same design as one already registered, on the other hand we ought not to refuse it where the design is practically a different one which may be more attractive" ([1898] 15 R.P.C. 441, 447).

כאמור לעיל, בחינת משטחי הריצוף מעלה הבדלים ניכרים לעין בין המדגמים. העיצוב השונה המצטייר מהשתלבותם המיוחדת של האבנים הוא המפיח חידוש או מקוריות כדרישת הסעיף. נראה לי, כי כאשר באים אנו לבחון את מידת חידושו או מקוריותו של מדגם ex post facto , שומא עלינו להצטייד במידת הזהירות הראויה, שהרי כדבריו של ה- Lord Russell :

"Nothing is easier than to say, after the event, that the thing was obvious and involved no invention. The words of Moulton L.J. ... may well be called to mind in this connection: 'I confess'

(he said) 'that I view with suspicion arguments to the effect that a new combination, bringing with it new and important consequences in the shape of practical machines, is not an invention, because, when it has once been established, it is easy to show how it might be arrived at by starting from something known, and taking a series of apparently easy steps ..." (In Non-Drip Measure Co. Ltd. V. Strangers Ltd. [1943] 60 R.P.C. 135,142).

אשר על כן, ובנוקטי את מידת הזהירות הראויה, אני מצטרף למסקנתו של השופט בבית משפט קמא.

ואשר לטענה השלישית. על פי הוראת תקנה 5(1) לתקנות המדגמים:

"'מערכת' פירושה דברי תוצרת מאותו אופי כללי שנוהגים למכרם יחד או המיועדים לשימוש ביחד , כשכולם נושאים את אותו המדגם, בין בשינויים ובין בלי שינויים, שאין בהם כדי לשנות את מהותם ...".

מהוראה זו אין להבין, כפי שטוענת סלע, כי בכל מקרה נדרש שהצרכן ירכוש מערכת שלמה קרי: את כל סוגי אבני הריצוף, על מנת שנאמר כי המדובר במערכת. די אם לצרכים מסוימים , כגון: בריצוף משטח מעגלי או שבילים נזקק הצרכן לאבנים שצורתן משתנה ואז משתמש הוא באבני הריצוף הכלולות במערכת והמעוצבות בסגנון המייחד את מערכת הפריטים הרלבנטית (ולעניין זה אין גם כל משמעות לעובדה כי לאבנים מספר קטלוגי נפרד).

אני מציע לחברי לדחות את הערעור ולחייב את המערערת לשלם בערכאתינו הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

ש ו פ ט

השופטת ט' שטרסברג-כהן:

אף אני בדעה, כי דין ערעור זה להידחות, לאור נסיבותיו של המקרה הנדון.

ש ו פ ט ת

השופטת ד' דורנר:

אני מסכימה.

ש ו פ ט ת

הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט אילן.