פרטי ההליך
בבית המשפט העליון
דנ"א
4224/11
בפני:
כבוד הנשיאה ד' ביניש
העותרות:
1. אוניפארם בע"מ
2. תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ
נ ג ד
המשיבות:
1.
Smith Kline
Beecham PLC
2.
Smith Kline Beecham
Healthcare Ltd
עתירה לקיום דיון נוסף בפסק-דינו של בית משפט זה
(השופטת (בדימ')
א' פרוקצ'יה
והשופטים:
א'
חיות
ו
ע' פוגלמן
) בע"א 8802/06 מיום 18.5.2011
בשם העותרות:
עו"ד עדי לויט;
עו"ד דבי קאזיס; עו"ד דרור שטרום
החלטה
לפניי עתירה לקיום דיון נוסף בפסק דינו של בית משפט זה (השופטת (בדימ') א' פרוקצ'יה והשופטים א' חיות ו ע' פוגלמן ) בע"א 8802/06 אוניפארם בע"מ נ' Smith Kline Beecham PLC
(טרם פורסם, 18.5.2011) (להלן: פסק הדין ).
1.
העתירה שלפניי אינה אלא חוליה נוספת בשרשרת הליכים שעניינה בשאלה האם העותרות הפרו פטנט רשום של המשיבות, ומה נפקות הפרה זו. תחילתם של ההליכים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופטת ד' מאיר קרת ) ובתביעה שהגישו המשיבות למתן צו מניעה נגד העותרות בשל הפרת פטנט ישראלי שמספרו 106904, המצוי בבעלות המשיבה 2 (להלן: הפטנט ). עניינו של הפטנט בחומר כימי המכונה "פירידיליאמינותוקסיבנזילתיאזולין-4, 2-דיאון" והוא כולל את החומר הפעיל רוזיגליטזון מליאט, המשמש את המשיבה 2 לייצור תרופה המיועדת לטיפול בסוכרת מסוג 2. המשיבה 1 הינה חברה הרשומה באנגליה לפיתוח ולייצור תרופות ותכשירים רפואיים, המשווקים בישראל באמצעות המשיבה 2.
2.
בתביעתן טענו המשיבות כי העותרות הפרו את הפטנט שבבעלותן, בכך שייצרו את המלח רוזיגליטזון מליאט ופעלו לשיווקו ולמכירתו במסגרת תכשיר רפואי בשם "רוזי". עוד נטען כי העותרות פגעו בזכותן הקניינית ובמוניטין של המשיבות תוך יצירת תחרות בלתי הוגנות בניגוד לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999. על יסוד טענות אלו ביקשו המשיבות כי בית המשפט המחוזי יוציא תחת ידו צו מניעה האוסר על העותרות, בין היתר ובעיקר, כל עיסוק מסחרי הקשור ברוזיגליטזון מליאט או בתרכובת אחרת הבאה בגדר הפטנט. העותרות טענו מצידן כי הפטנט אינו תקף עוד, מאחר שהאמצאה נשוא הפטנט פורסמה באנגליה במסגרת בקשת פטנט קודמת שהגישה המשיבה 1 בשנת 1988 (להלן: בקשת פטנט 228 ). לשיטת העותרות, בקשת פטנט 228 התייחסה לרוזיגליטזון ולקבוצה גדולה יותר של תרכובות ממשפחת ה"תיאוזלידינדיון", עימה נמנה הרוזיגליטזון, ולפעילות הרפואית של התרכובות הנכללות במסגרתו. לשיטת העותרות, הפרסום הקודם שבפטנט 228 מעיד על כך שהפטנט נשוא התובענה אינו מקיים את דרישות החידוש וההתקדמות ההמצאתית ההכרחיות לשם כשרותו. לחילופין, נטען כי הפטנט אינו תקף בתור "פטנט בחירה", הואיל והתנאים המחמירים של הכרה ב"פטנט בחירה" אינם מתקיימים בו.
3.
בית המשפט המחוזי קיבל את תביעת המשיבות, תוך שהוא קובע כי השימוש שעשו העותרות במלח רוזיגליטזון מליאט הפר את הפטנט נשוא התביעה. משמצא כי הפטנט הופר, פנה בית המשפט לבחון האם קמה לעותרות הגנה טובה מפני ההפרה, בנימוק כי הפטנט אינו תקף. טענה זו נדחתה. בפסק דינו ניתח בית המשפט את הדרישות הקבועות בסעיף 3 לחוק הפטנטים, התשכ"ז- 1967 (להלן: החוק ), ולאחר שבחן את חוות הדעת המקצועיות שהגישו הצדדים, הגיע לכלל מסקנה כי הפטנט מקיים את דרישות החוק בדבר חידוש, התקדמות המצאתית ויעילות. אשר לדרישת החידוש, נקבע בפסק הדין כי בקשת רישום פטנט 228 אינה בבחינת פרסום קודם של האמצאה אשר ביסוד הפטנט נשוא התובענה, שכן למלח רוזיגליטזון מילאט תכונות מיוחדות של סלקטיביות משופרת, יציבות גבוהה ויתר מסיסות בהשוואה לרכיבים אחרים שנכללו במסגרת בקשת הפטנט 228. קביעה זו סמך בית המשפט, בין היתר, על חוות הדעת שהוגשה על-ידי המומחה מטעם העותרות, פרופ' ברויאר, ועל העובדה כי מלחי פטנט 228 הינם מלחיים בסיסיים בעוד שרוזיגליטזון מליאט הינו מלח חומצי. אשר לדרישת ההתקדמות ההמצאתית, בחן בית המשפט את חוות הדעת ומצא כי דרישה זו מתקיימת נוכח תהליך הפיתוח הארוך והמורכב שהיה על המשיבות לעבור על-מנת ליצור תרכובת מלחית של רוזיגליטזון מליאט המתאימה לייצור תעשייתי. משהגיע למסקנה כי ברוזיגליטזון מליאט יש משום חידוש והתקדמות המצאתית, לא ראה בית המשפט המחוזי להידרש לשאלת תוקפו של הפטנט כ"פטנט בחירה", וקבע כי מדובר באמצאה חדשה העומדת בפני עצמה. על יסוד נימוקים אלו, התקבלה בקשת המשיבות למתן צו מניעה האוסר על העותרות לשווק, למכור ולמסור את התרופה "רוזי" בישראל ובחו"ל, וזאת עד למועד פקיעת הפטנט.
4.
העותרות ערערו על פסק הדין האמור, ובערעורן טענו כי בית המשפט המחוזי שגה בממצאיו העובדתיים ביחס לשאלת החידוש וההתקדמות ההמצאתית, כמו-גם בקביעתו כי אין צורך לבחון את הפטנט מבעד לאמות המידה של "פטנט בחירה". את טענתן האחרונה ביקשו העותרות לסמוך על פסק הדין בעניין פליאמפורט (ע"א 273/70 פלאימפורט בע"מ נ' ציבא ל.ט.ד. , פ"ד כד(2) 341 (1970)), המגדיר לשיטתן את התנאים להכרה ב"פטנט בחירה" – מצב בו ניתנת הגנה פטנטית לקבוצת פריטים שתוארה באופן ייצוגי או כללי בפטנט קודם. העותרות טענו כי המלח רוזיגליטזון מליאט תואר באופן מפורט במסגרת פטנט 228, ולכן לא ניתן להכיר בו כ"פטנט בחירה" לפי התנאים המנויים בפסק הדין בעניין פליאמפורט . העותרות טענו עוד כי הותרת פסק הדין המחוזי על כנו משמעה הארכה בלתי מוצדקת של המונופול שניתן למשיבות על ייצור תרופות המבוססות על רוזיגליטזון מליאט נגד סוכרת מסוג 2.
5.
בית משפט זה, מפי השופטת (בדימ') א' פרוקצ'יה ובהסכמת השופטים
א' חיות ו ע' פוגלמן , דחה את ערעור העותרות. ראשית, פנה בית המשפט לבחון את טענת העותרות לפיה הפטנט נשוא התובענה אינו עומד בתנאים להענקת הגנה ל"פטנט בחירה". במסגרת דיון זה עמד בית המשפט על יסודותיה ומקורותיה של דוקטרינת "פטנט הבחירה" במשפט האנגלי, תוך שהוא מעלה ספקות באשר לתחולת הדוקטרינה בדין הישראלי נוכח הוראותיו של חוק הפטנטים. בהמשך, והוא העיקר לנו, נקבע כי אף אם דוקטרינת "פטנט בחירה" חלה בדין הישראלי, אזי לא הוכח כי הפטנט שנרשם מתאים במאפייניו לפטנט בחירה, ומכאן ש"הדיון במאטריה של פטנט בחירה אינו רלבנטי כלל" (פסקה 31 לפסק-הדין). שנית, נבחנה טענת העותרות כי הפטנט אינו מקיים את אמות המידה שנקבעו בחוק הפטנטים לכשירות האמצאה לרישום כפטנט. בתום בחינה מעמיקה של יסודות ה"חידוש" וה"התקדמות האמצאתית", בא בית המשפט לכלל מסקנה כי אין מקום להתערב בממצאיו של בית המשפט המחוזי וכי דין הערעור להידחות.
6.
כעת, מבקשות העותרות לטעון כי בפסק הדין נקבעו הלכות חדשות הסותרות הלכות קודמות בדיני הפטנטים וכי יש בהן משום הקשיות המצדיקה עריכת דיון נוסף. ואלו, בתמצית, עיקרי הטענות: ראשית, נטען כי פסק הדין מבטל את הלכת פליאמפורט ואת פסק הדין בעניין סניטובסקי (ע"א 4867/92 סניטובסקי נ' תעמ"ס , פ"ד נ(2) 509 (1996), להלן: עניין סניטובסקי ), המהווים, לשיטת העותרות, את עמודי התווך להגנה מפני double patenting . שנית, נטען כי פסק הדין קובע מבחן חדש ומקל לבחינת מידת החידוש הראויה להגנה פטנטית, תוך סטייה מן המבחנים שנקבעו בפסק הדין בעניין יוז ( ע"א 345/87 Hughes Aircraft Company
נ' מדינת ישראל , פ"ד מד(4) 45 (1990), להלן: עניין
יוז ); שלישית, נטען כי המבחן לבחינת התקדמות המצאתית רוכך יתר על המידה, עד כדי ריקון תוכנה של הוראת סעיף 5 לחוק מתוכן, הואיל ובית המשפט היה נכון לראות בעבודת מחקר ופיתוח שגרתית בתור "התקדמות המצאתית".
7.
לאחר שעיינתי בעתירה על מלוא נימוקיה וטעמיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות. כידוע, סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 מציב תנאי סף מחמירים לעריכתו של דיון נוסף, ועל המבקש לפתוח בהליך נדיר ויוצא-דופן זה להראות כי בפסק הדין נושא העתירה נקבעה הלכה העומדת בסתירה להלכה קודמת או שיהיו בה חשיבות, קושי או חידוש מהותיים ומשמעותיים המצדיקים בעניינה דיון נוסף. חרף ניסיונן של העותרות לשוות לעתירתן חזות שכזו, לא שוכנעתי כי תנאיו של סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט מתקיימים בעתירה שלפניי. ואפרט.
העותרות מבקשות לטעון כי פסק הדין ביטל את הלכת פליאמפורט בה נדונה תקפותו של פטנט בהתאם לאמות המידה של "פטנט בחירה". דין טענה זו להידחות. בית המשפט הבהיר באופן מפורש כי על-פי ממצאיה של הערכאה הדיונית, ולאחר שבחן אף הוא את חוות דעת המומחים, נחה דעתו כי אין מדובר בפטנט שתואר קודם לכן בפטנט 228, ובלשון השופטת פרוקצ'יה :
"אולם, גם אם נאמר כי לדוקטרינת פטנט הבחירה תחולה במשפט הישראלי, גם אז לא הוכח כי הפטנט שנרשם מתאים במאפייניו לפטנט בחירה. לפיכך הדיון במאטריה של פטנט בחירה אינו רלוונטי כלל לעניין . מדובר בעניין זה בפיתוח חומר חדש המשתקף לא רק בגילוי דבר הסלקטיביות של הרוזיגליטזון, אלא גם ביצירת תרכובת חדשה – רוזיגליטזון מליאט – שהיא בעלת יתרונות מיוחדים...." (פסקה 31 לפסק הדין, ההדגשה אינה במקור, ד.ב.).
משלא נמצא על סמך הראיות שבתיק כי מדובר בפטנט המתאים לבחינה בהתאם לדוקטרינה של "פטנט בחירה", ברי כי הדיון שנערך בהלכת פליאמפורט לעניין "פטנט בחירה" נעשה למעלה מן הצורך, הוא אינו חלק מטעם הפסק, ומשכך אין בו כדי להצדיק קיום דיון נוסף.
8.
אף טענותיהן האחרות של העותרות לעניין מבחני ה"חידוש" וה"התקדמות ההמצאתית" אינן מצדיקות קיום דיון נוסף. למקרא פסק הדין עולה, כי בית משפט זה סמך את הכרעתו על ההלכות העיקריות בדיני הפטנטים, תוך שהוא נדרש ליישומן בנסיבות המקרה הפרטניות שהובאו בפניו. כך למשל, תחת בדיקת שאלת חדשנותו של הפטנט ביחס לפרסום המופיע בפטנט 228, יישם בית המשפט את "מבחן ההפרה" שנקבע בפסק הדין בעניין יוז (שם, בעמ' 104), תוך שהוא מפנה לחוות הדעת שהגיש המומחה מטעם העותרות, פרופ' ברויאר, ולעדותו בפני בית המשפט המחוזי (פסקה
41 לפסק-הדין). משכך, אין יסוד לטענה כי פסק הדין סוטה מהמבחנים שנקבעו בפסיקת בית משפט זה לבחינת דרישת ה"חידוש". הוא הדין אף ביחס לטענתן של העותרות ביחס למבחנים לפיהם נבדקת השאלה האם בפטנט ישנה "התקדמות המצאתית". גם בעניין זה הושתת פסק הדין על המבחנים המרכזיים שנקבעו בעניין יוז ועל ניתוח חומר הראיות שבתיק מבעד למבחנים אלה, ובכלל זה ניתוח חוות הדעת של פרופ' בויאר ותשובותיו בחקירתו הנגדית.
אף בטענה כי בית המשפט התעלם מהלכת סניטובסקי אין כדי להועיל לעותרות בדרכן להצדיק קיום דיון נוסף. כאמור, הנמקת פסק הדין, בחלקים הרלוונטיים לשאלת החידוש וההתקדמות ההמצאתית שבפטנט, מבססת עצמה על ההלכות המרכזיות בתחום ועל יישומן בנסיבות המקרה הפרטניות. במצב עניינים זה, אין לומר כי די באי-אזכור פסק דין זה או אחר, אשר ההלכה שנקבעה בו משתקפת בפסקי דין נוספים אחרים, כדי להצדיק קיום דיון נוסף.
9.
סיכומו של דבר, לא מצאתי כי תנאי סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט מתקיימים בעתירה שלפניי, ומשכך דינה להידחות.
ניתנה היום, ב' באלול התשע"א (1.9.2011).
ה נ ש י א ה