רע"א 2341/13 mindcakellc נ. רשם הפטנטים המדגמים וסימני מסחר

1.

לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו (השופטת ד' אבניאלי ) מיום 17.1.2013 בע"ר 23511-05-12. פסק הדין דחה ערעור שהגישה המבקשת כנגד החלטתו של רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (להלן: רשם הפטנטים או הרשם ) שלא להאריך את המועד לכניסתה לשלב הלאומי בישראל של בקשת פטנט בינלאומית (מטעם המבקשת).

רקע והליכים קודמים

2.

המבקשת, שהיא חברה זרה, פועלת לרישום בקשת פטנט בינלאומית לפי

האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים מיום 19.6.1970 World Intellectual) Property Organization ) (להלן: האמנה ). במסגרת זו היא הגישה גם בישראל בקשה של "כניסה לשלב הלאומי" (להלן: הבקשה ) לפי סעיף 48ד לחוק הפטנטים התשכ"ז-1967 (להלן: חוק הפטנטים או החוק ), שנחקק בהתאמה להוראות האמנה. הבקשה הוגשה לרשם הפטנטים ביום 25.10.2011, יומיים לאחר תום התקופה בת 30 החודשים שקבועה להגשתה בחוק. ביום 8.11.2011 פנתה המבקשת לבוחן הפטנטים שטיפל בעניינה אצל הרשם (להלן: בוחן הפטנטים או

הבוחן ) וביקשה כי יאריך את המועד להגשת בקשתה, וזאת בהתאם לסמכותו לפי סעיף 48ד(ג) לחוק. למכתב צורף תצהיר מטעם בא-כוחה של המבקשת בארצות הברית, עו"ד אנדרו ד. פורטני (להלן: עו"ד פורטני ), אשר הסביר כי האיחור נבע מטעות אנוש מצדו – הן בשל כך שלא הנחה כיאות את באי-כוחה של המבקשת בישראל והן משום שסבר בטעות שהגשת בקשה לכניסה לשלב הלאומי בישראל יכולה להיעשות תוך 31 חודשים, בדומה למצב בחלק מהמדינות האחרות החתומות על האמנה (להלן: התצהיר הראשון ). בוחן הפטנטים דחה את הבקשה להארכת מועד בהחלטתו מיום 14.11.1011, שבה ציין כי לנוכח מחדליו של בא-כוח המבקשת אין לומר שננקטו הפעולות הסבירות לשם הגשת בקשה במועד ועל כן לא מתקיימות אמות המידה למתן ארכה לכניסה לשלב הלאומי. ביום 26.12.2011 הגישה המבקשת תצהיר נוסף מטעם עו"ד פורטני (להלן: התצהיר השני ), שבו הוא הסביר, ביתר פירוט, כי טעותו לא נבעה למעשה משגיאה באשר למועד הגשתה של בקשת כניסה לשלב הלאומי בישראל, אלא מ"קצר בתקשורת" בין משרדו לבין משרד באי-כוחה של המבקשת בישראל (להלן: עורכי הדין הישראלים ), אשר בא על תיקונו רק עם שובו מנסיעת עסקים ממושכת באסיה. לפי האמור בתצהיר, עו"ד פורטני סבר בטעות שהבקשה מטופלת על ידי עורכי הדין הישראלים, משום שלא הבחין כי מכתבם האחרון אליו כלל גם בקשה למתן הוראות נוספות. כך, רק ימים אחדים לאחר שובו מנסיעת העסקים שלו, ביום 24.10.2011, שם לבו לכך שלא קיבל זה שבועות אחדים עדכונים מהמשרד בישראל, ואז פנה אליו כדי לברר האם הבקשה אכן טופלה. לאחר שנענה כי הבקשה לא טופלה משום שהמשרד בישראל המתין כל אותה עת להוראות ממנו עצמו, עו"ד פורטני מיהר להורות על הגשת הבקשה, אלא שבאותה עת כבר חלף המועד להגשתה.

3.

ביום 28.12.2011 שב בוחן הפטנטים ודחה את הבקשה להארכת מועד, בציינו כי גם מהתצהיר השני שהוגש לו לא ניתן ללמוד כי אמנם ננקטו אמצעי זהירות סבירים למניעת איחור בהגשה. ביום 19.1.2012, במענה לתכתובת של הודעות דואר אלקטרוני שהועברה אליו בהמשך לתצהירו השני של עו"ד פורטני, הודיע הבוחן (באמצעות הודעת דואר אלקטרוני) כי אין בכוונתו לשנות את החלטתו מיום 14.11.2011. בהודעתו זו הבהיר בוחן הפטנטים כי מתן הארכת מועד לכניסה לשלב הלאומי מבוססת על מבחן ה- Due Care , מבחן המתמקד בשאלה האם נהג המבקש באופן סביר על מנת להגיש את בקשתו במועד (להלן: מבחן האמצעים הסבירים ). בעניין זה, הוא הוסיף וקבע כי הצעד הסביר הראשון הנדרש מאדם המבקש להגיש בקשת פטנט בישראל הוא לבדוק מהו מועד הכניסה לשלב הלאומי בה.

4.

על החלטתו זו של הבוחן הוגשה השגה לרשם הפטנטים לפי סעיף 161 לחוק, אשר נדחתה גם היא ביום 12.3.2012. בהחלטתו הבהיר הרשם כי האיחור בהגשת הבקשה לא נבע מהנחה שגויה באשר למועד הכניסה לשלב הלאומי בישראל, "אלא עקב שגגה מצד ב"כ המבקשת בארה"ב [עו"ד פורטני] אשר באופן בלתי מכוון לא השיב על הבקשה האחרונה להוראות מצד באי הכוח בישראל". בהמשך לכך, קבע רשם הפטנטים כי התקלה שאירעה אינה כזו שאדם סביר היה צופה כהתרחשות סבירה. עוד הוא הוסיף, כי אמנם מדובר באיחור בן יומיים בלבד, אך למשכו של האיחור אין משמעות בהקשרו של מבחן האמצעים הסבירים.

5.

על החלטתו של הרשם מיום 12.3.2012 הוגש ערעור לבית המשפט קמא. בערעור נטען שאת הפגם שהוביל לאי-הגשת הבקשה במועדה – היינו, העובדה שעו"ד פורטני לא השיב על פנייתם האחרונה של עורכי הדין הישראלים – לא ניתן היה לגלות לפני יום 24.10.2011, וכי הוא תוקן מייד עם גילויו. עוד נטען כי על-פי "מבחן האמצעים הסבירים" כפי שהותווה בהחלטות קודמות של הרשם, טעות אנוש בתום לב שלה נלווית פעולה מיידית לתיקון הפגם עם גילויו מקימה צידוק להארכת המועד. עוד נטען בערעור, כי יש לפרש את מבחן האמצעים הסבירים כמבחן הקובע אמות מידה מקלות יותר מאשר "מבחן השליטה" הקבוע בסעיף 164 לחוק (בכל הנוגע להארכת מועדים אחרים הנקובים בחוק).

6.

ביום 17.1.2013 דחה בית המשפט קמא את ערעורה של המבקשת. בפסק דינו עמד בית המשפט קמא על הוראותיהם של חוק הפטנטים והאמנה בכל הנוגע לכניסה לשלב הלאומי במסגרת בקשת פטנט בינלאומית, וציין כי הארכת מועד הכניסה לשלב זה (בהתאם לסמכותו של הרשם לפי סעיף 48ד(ג) לחוק) היא עניין מהותי, מאחר שעם חלוף המועד לכך עוברת ההמצאה מידי בעל הבקשה לידי הציבור, אשר רשאי לעשות בה שימוש כרצונו. בהמשך לכך, נדרש בית המשפט קמא לשאלת טיבו של מבחן "האמצעים הסבירים", אשר חזר ונקבע בחוזרי רשם הפטנטים כמבחן הקובע לעניין הארכת מועד לפי סעיף 48ד(ג) לחוק. בית המשפט קמא ציין, בהקשר זה, כי מקובלת עליו העמדה לפיה מבחן האמצעים הסבירים נחזה על פניו כמבחן מקל יותר מאשר מבחן השליטה שנקבע בסעיף 164 לחוק, בין היתר בשל העובדה שהאחרון מחייב להראות שהאיחור נבע מסיבות "שלמבקש ולבא-כוחו לא היתה שליטה עליהן ושלא ניתן היה למנען".

7.

בית המשפט קמא הטעים כי בדונו בבקשה להארכת מועד לפי סעיף 48ד(ג) לחוק נדרש הרשם לבחון את נסיבותיו של כל מקרה לגופו ולהשתכנע כי אכן ננקטו אמצעים סבירים למניעת הטעות. בהמשך לכך, הוא קבע כי בנסיבות העניין התנהלותה של המבקשת מלמדת כי היא לא נקטה אמצעים כאלה. בית המשפט קמא הדגיש כי למעשה התקלה שאירעה נבעה רק בעקיפין מטעות באשר למועד הכניסה לשלב הלאומי בישראל, וכי גם לאחר שהוברר למבקשת כי המועד האחרון להגשת הבקשה הוא ה-23.10.2011, היא לא נקטה אמצעים מינימליים כדי להבטיח שהבקשה תטופל במועד – ובראשם קביעת מנגנון בקרה נאות המיועד מלכתחילה למנוע תקלות מהסוג שתואר בתצהירו של עו"ד פורטני. בית המשפט קמא ייחס חשיבות גם לעובדה שעו"ד פורטני לא נדרש לבדיקת העניין מייד עם שובו מנסיעת העסקים אלא המתין עד לאחר חלוף המועד האחרון. כן הדגיש כי השאלה האם ננקטו אמצעים סבירים למניעת הטעות אינה צריכה להיבחן רק ביחס למשכו הקצר של האיחור, אלא ביחס לתקופה הארוכה – 30 חודשים – שעמדה לרשות המבקשת לשם הגשת בקשתה.

הבקשה למתן רשות ערעור

8.

ככל שהדברים אמורים בהצדקה למתן רשות ערעור, טוענת המבקשת שבקשתה מעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות כללית, שעניינה אמות המידה להפעלתו של "מבחן האמצעים הסבירים" לצורך דיון בבקשה להארכת המועד לכניסה לשלב הלאומי לפי סעיף 48ד(ג) לחוק הפטנטים. לטענת המבקשת, מבחן זה מנוסח במתכונת סתמית וכוללנית, ועל כן חשוב שבית משפט זה ייצוק בו תוכן ויגדיר אמות מידה ושיקולים ברורים להפעלתו. לשיטת המבקשת, הבהרה כזו היא חיונית מהיבטם של בעלי הפטנטים הזרים, שצריכים להנחות עצמם לאור אמות מידה ברורות בבואם להגיש בקשות כניסה לשלב הלאומי בישראל.

9.

לגופם של דברים, המבקשת טוענת שבית המשפט קמא שגה הן בפרשנותו את מבחן האמצעים הסבירים והן ביישומו.

10.

טענתה המרכזית של המבקשת בכל הנוגע לפרשנותו של מבחן האמצעים הסבירים היא שבית המשפט קמא שגה בקובעו שמבחן זה בוחן "האם המבקש נקט אמצעי זהירות סבירים כדי להימנע מהאיחור". לשיטתה, המבחן מתמקד בשאלה אחרת, והיא "האם ננקטו אמצעים סבירים על מנת להגיש את בקשת הכניסה לשלב הלאומי בישראל במועד". ההבדל, לשיטת המבקשת, נעוץ בכך שמבחן האמצעים הסבירים מתמקד "בנקיטת פעולות אקטיביות סבירות, בעלות אופי חיובי, אשר נעשו כדי להגיש את הבקשה במועד", ולא בהיבט של

מניעת האיחור. הדרך שבה הלך בית המשפט קמא, כך נטען, תואמת למעשה לא את מבחן האמצעים הסבירים אלא דווקא את "מבחן השליטה" המחמיר יותר שאומץ בסעיף 164 לחוק, אשר בוחן האם האיחור נגרם בשל נסיבות שלמבקש לא הייתה שליטה עליהן. במילים אחרות, המבקשת טוענת כי "אמצעים סבירים" לבצע פעולה כלשהי ו"אמצעי זהירות סבירים" למנוע תוצאה כלשהי אינם היינו הך, שכן החלופה השנייה טומנת בחובה מימד מוגבר של חומרה. באופן יותר ספציפי, המבקשת פירטה ארבעה קריטריונים שאמורים להנחות, לשיטתה, את בחינת השאלה האם התקיים בה מבחן האמצעים הסבירים: קיומם של כוונה רעיונית ורצון ממשי של המבקש להיכנס לשלב הלאומי; ביצוע פעולה אקטיבית משמעותית שעולה בקנה אחד עם כוונה להיכנס לשלב הלאומי; הסתמכות על כך שהפעולה הנ"ל תביא להגשת הבקשה במועד; עם גילוי הטעות נעשו כל הפעולות הבהולות להגשת הבקשה ללא דיחוי. לשיטת המבקשת, בנסיבות העניין קיימה התנהגותה את כל הקריטריונים הללו.

11.

המבקשת מוסיפה וטוענת שבית המשפט קמא שגה בקובעו כי את השאלה האם ננקטו אמצעים סבירים למניעת הטעות יש לבחון ביחס לתקופה בת 30 החודשים שעמדה לרשותה. לדבריה, תקופה זו מהווה זכות קנויה של בעל בקשת פטנט בינלאומית, וממילא לא צריכה להיות מובאת בחשבון, מה גם שהקצבתו של פרק זמן כה ארוך לא נעשתה בכדי, בהתחשב בעלויות הניכרות של הגשת פטנט בינלאומי ובצורך לבצע חקר שוק ממושך קודם לקבלת החלטה על כניסה לשלב הלאומי במדינה מסוימת. בפועל, כך טוענת המבקשת, מרבית בקשות הכניסה לשלב הלאומי אכן מוגשות לקראת תום התקופה המוקצבת, וממילא עמדתו של בית המשפט קמא טומנת בחובה הנחה שגויה, לפיה הגשת בקשה סמוך לפני תום התקופה מלמדת כי לא ננקטו אמצעים סבירים לעמידה במועד.

12.

המבקשת סבורה שבית המשפט קמא שגה גם בכך שקבע כי למשך האיחור לעולם לא יהיה משקל במסגרת מבחן האמצעים הסבירים, אף שהדגישה כי בעניינה

הנימוקים שהוצגו לשם תמיכה בבקשה להארכת המועד לא התבססו על העובדה שהאיחור היה בן יומיים. לשיטתה, למשכו של האיחור יש בעניינה רק נפקות עקיפה, כאינדיקציה לכך שפעלה במהירות לתיקון הטעות שנפלה בהתקשרות בין עו"ד פורטני לבין עורכי הדין בישראל, מייד עם גילויה.

13.

המבקשת חוזרת ומפרטת את הנסיבות שהובילו לאיחור בהגשת הבקשה לכניסה לשלב הלאומי, ואת האמצעים שננקטו לשם מניעתה. המבקשת מדגישה, בהקשר זה, שההנחיות להגיש את הבקשה נמסרו לעורכי הדין הישראלים כשלושה שבועות לפני תום המועד להגשת הבקשה, יחד עם עותק מהבקשה, וכי אי-הגשתה במועד נבעה רק מקצר בתקשורת בין עורכי הדין הישראלים לבין עו"ד פורטני, אשר לא הבחין כי תשובתם של הראשונים כללה, בשורה האחרונה למכתב, בקשה לאשר סופית את ההגשה. יתר הטעויות שאותן ייחס בית המשפט קמא למבקשת, אינן אלא תוצאות בלתי נמנעות של טעות יחידה זו, במתכונת שראוי לכנות "אפקט דומינו".

14.

לבסוף, הבקשה כללה גם טענות נוספות שהתייחסו למעמדם של חוזרי רשם הפטנטים ולפרטי הוראותיהם (למשל, באשר להעדר חובה לצרף תצהיר לבקשה להארכת מועד), כמו גם טענות בדבר דרך ניהולו של הדיון בפני בית המשפט קמא (למשל, בהתייחס לכך שלא התאפשרה העדתו של עו"ד פורטני).

טענות המשיב

15.

המשיב סבור כי אין מקום להיענות לבקשת רשות הערעור, משום שהיא נוגעת רק לאופן יישומם של הקריטריונים להארכת מועד בבקשת כניסה לשלב הלאומי,

בנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה, ואינה מעוררת שאלה בעלת חשיבות משפטית או ציבורית כללית. על כך מוסיף המשיב כי לשיטתו אין מדובר בבקשת רשות ערעור "בגלגול שלישי", כי אם – למעשה – בקשה לדיון "בגלגול שישי", בהתחשב בכך שעניינה של המבקשת נבחן על ידי הגורמים המוסמכים לא פחות מחמש פעמים. עוד מציין המשיב כי חלק ניכר מטענותיה של המבקשת נוגעות לקביעותיו העובדתיות של בית המשפט קמא, שבהן אין מקום להתערב.

16.

לגופו של עניין, המשיב טוען כי הגדרתו של מבחן האמצעים הסבירים וההתייחסות אליו במסגרת פסק דינו של בית המשפט קמא עולים בקנה אחד עם הקריטריונים המקובלים להפעלתו, ובכלל זה העקרונות שנקבעו על ידי הארגון העולמי לקניין רוחני ( WIPO ). הוא מוסיף וטוען כי הנסיבות שהובילו לאיחור בהגשת הבקשה, כפי שהן עולות מהתצהירים והראיות שהציגה המבקשת עצמה, מלמדות שלא ננקטו אמצעי זהירות סבירים למניעת האיחור. המשיב מציין, בהקשר זה, כי המבקשת לא הוכיחה שהיא מקיימת מנגנון פיקוח ובקרה שנועד להבטיח כי הבקשה תוגש במועד (כגון עירובם של גורמים נוספים מלבד עו"ד פורטני בהליך ההגשה). לשיטתו,

העובדה שהאיחור נגרם בגינה של טעות אנוש אינה מצדיקה מתן ארכה מקום בו לא ננקטו אמצעי זהירות סבירים למניעתה מלכתחילה. עוד טוען המשיב כי ארבעת הקריטריונים שאותם מציעה המבקשת להפעלתו של מבחן האמצעים הסבירים (כמפורט בפסקה 10 לעיל) אינם יכולים להתקבל, משום שהם אינם משקפים נכונה את תוכנו ולמעשה מרוקנים אותו מתוכן.

17.

לבסוף, המשיב מוסיף ומציין שמועד הכניסה לשלב הלאומי (כמו גם שאלת הארכתו) היא עניין מהותי, להבדיל מעניין פרוצדוראלי גרידא, בהתחשב בכך שבחלוף מועד זה הופכת האמצאה לנחלת הכלל. מטעם זה, כך נטען, אין מקום להשוות בין בקשה להארכתו של מועד הכניסה לשלב הלאומי לבין בקשות שעניינן הארכת מועדים אחרים הקבועים בחוק. עוד מדגיש המשיב, בהקשר זה, שמועד כניסתה של אמצאת המבקשת לשלב הלאומי בישראל חלף כבר לפני כשנתיים, והציבור יכול היה להסתמך כל אותה עת על היכולת לנצלה כרצונו.

דיון והכרעה

18.

לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על נספחיה ובתגובתו של המשיב, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. כידוע, בית משפט זה לא ייעתר לבקשת רשות ערעור "בגלגול שלישי" אלא כאשר הבקשה מעוררת שאלה בעלת חשיבות החורגת מעניינם הקונקרטי של הצדדים (ראו: ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ , פ"ד לו(3) 123 (1982) (להלן: הלכת חניון חיפה )). כלל זה כוחו יפה אף לגבי בקשת רשות ערעור שנסבה על החלטה של רשם הפטנטים (ראו:

רע"א 7337/12 אמיר כהן נ'

John Deere Water Ltd , בפסקה 5 (12.3.2013); רע"א 6837/12 Merck Sharp & Dohme Corp.

נ' אוניפארם בע"מ , בפסקה 6 (28.4.2013) ; רע"א 2487/12 European Sports Merchandising B.V

נ'

Upcoming TM S.A , בפסקה 5 (19.7.2012) ). עמדה זו מתבקשת לנוכח אופיו של ההליך בפני רשם הפטנטים, בהתחשב במאפייניו השיפוטיים ובמומחיות המקצועית ממנה נהנה הרשם בתחום עיסוקו (ראו: בר"ם 2237/11 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "שורקות" נ' גרמנוב , בפסקה 13 (23.9.2012), בכל הנוגע לבחינתה של בקשת רשות לערער "בגלגול שלישי" מקום שההליך החל בדיון בפני טריבונל מינהלי) .

אם כן, המבקשת נדרשה להראות כי בקשתה מעוררת שאלה כללית, בעלת היבטים ציבוריים המצדיקים את שמיעתה בערכאה שלישית. זאת לא עלה בידה לעשות.

19.

אין חולק, כי "מבחן האמצעים הסבירים" הוא המבחן הקובע לבחינתן של בקשות להארכת מועד בכל הנוגע לכניסה לשלב הלאומי. מקורו של מבחן זה הוא בהוראות האמנה, המחייבות כל מדינה-חברה לאמץ אחד משני מבחנים אפשריים לעניין בחינתן של בקשות להארכת מועד הכניסה לשלב הלאומי – מבחן האמצעים הסבירים ( due care ) או מבחן היעדר הכוונה ( unintentional ). המשפט הישראלי אימץ את מבחן האמצעים הסבירים, בחירה שבאה לידי ביטוי בחוזרים שפרסם רשם הפטנטים, בהחלטותיו, ולאחרונה גם בתקנה 7ג לתקנות יישום האמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני פטנטים, התשנ"ו-1996 (כפי שתוקנה בחודש יוני 2012). אף המבקשת אינה חולקת על כך שזהו המבחן הרלוונטי לבחינת עניינה. השאלה שאותה מעוררת בקשתה, לפי הנטען, נסבה למעשה על אופן יישומו של המבחן. ואולם, המבקשת לא הצביעה על כך שפסק דינו של בית המשפט קמא או החלטתו של הרשם מעוררים – מן ההיבט של הפעלת מבחן האמצעים הסבירים – קושי מהסוג העשוי להצדיק את התערבותנו "בגלגול שלישי". אין לשכוח, כי מבחן האמצעים הסבירים איננו בגדר חידוש של המשפט הישראלי, כי אם אימוץ של מבחן המעוגן בהוראות האמנה ומיושם על ידי רבות מהמדינות החברות בה. בבקשה נטען, אמנם, כי קיים צורך בהבהרה ובהסדרה של דרך יישומו של המבחן בישראל. אולם, הדברים לא עולים מעניינה של המבקשת. זאת ועוד: חרף ניסיונה המנומק היטב של המבקשת להציג את עניינה באספקלריה של הבחנה שאותה ביקשה לבסס בין השאלה האם ננקטו אמצעי זהירות סבירים כדי להימנע מהאיחור לבין השאלה האם ננקטו אמצעים סבירים על מנת להגיש

את בקשת הכניסה לשלב הלאומי במועד, עיון בטענותיה מעלה שהן מופנות למעשה כנגד קביעותיו העובדתיות של בית המשפט קמא, בכל הנוגע לסבירותם של אמצעי הזהירות שנקטה.

קביעות אלה, שהנן תחומות ומוגבלות לנסיבותיו הקונקרטיות של העניין, אינן מגלות היבט בעל חשיבות כללית, ולא מצאתי כל הצדקה להתערב בהן . עניינה של המבקשת נבחן ונדון מספר פעמים – על ידי הבוחן, הרשם ובית המשפט קמא – ובכל אותן פעמים נקבע כי היא לא הניחה תשתית ראייתית מספקת בדבר סבירותם של אמצעי הזהירות שבהם נקטה. אין הצדקה לכך שאף בית משפט זה יחזור ויבחן את הדברים.

20.

סוף דבר: בקשת רשות הערעור נדחית. המבקשת תישא בהוצאותיו של המשיב בסך 10,000 שקלים.