דנ"א 4897-22 דנ"א 4897-22

זוהי בקשה לקיים דיון נוסף בפסק דינו של בית משפט זה (המשנה לנשיאה (בדימ') נ' הנדל והשופטים י' אלרון וא' שטיין) בע"א 7934/20 מיום 5.7.2022 (להלן: פסק הדין), שבו נקבע כי המבקשת אינה רשאית לייבא משקאות מאוקראינה אשר נושאים את סימן המסחר "שוופס", ללא רשותה של המשיבה, בעליה של סימן המסחר בישראל.

רקע הדברים והשתלשלות העניינים

1.הרקע העובדתי הצריך לענייננו פורט בהרחבה בפסק הדין. בתמצית יאמר כי המשיבה, חברה ישראלית שעוסקת בייצור ובשיווק משקאות קלים, רכשה בשנת 2006 את סימן המסחר "Schweppes" (להלן גם: שוופס) ונרשמה כבעליו בישראל, ובהמשך גם בשטחי הרשות הפלסטינית. את הסימן רכשה המשיבה מחברת Cadbury Schweppes PLC (להלן: Cadbury) שהייתה, משך שנים, בעליה של סימן המסחר Schweppes במדינות שונות בעולם, והחליטה בשלב מסוים למכור אותו לגורמים שונים במדינות אלו. בקבוקי המשקאות הנושאים את שם המותג "שוופס" אשר משווקים על-ידי המשיבה, מיוצרים על ידה בישראל.

2.המבקשת, אשר עוסקת בייבוא מקביל של מוצרים שונים לישראל, ייבאה בשנת 2019 משלוח ראשון של בקבוקי משקה הנושאים את סימן המסחר "שוופס", אותם רכשה באמצעות גורמים מורשים אחרים, מחברת European Refreshments Limited (להלן: ERL) – חברה בת של התאגיד הבינלאומי קוקה-קולה, אשר רשומה כבעלים של סימן המסחר "Schweppes" באוקראינה.

3.משנודע למשיבה על אודות שיווק המשקאות שיובאו מאוקראינה, היא שלחה לחברת ההפצה שעבדה עם המבקשת מכתב התראה ובו ציינה כי היא מפרה את סימן המסחר "שוופס" הרשום על שמה. על רקע זה הגישה המבקשת המרצת פתיחה לבית המשפט קמא, למתן סעד הצהרתי לפיו אין בייבוא משקאות "שוופס" מאוקראינה משום הפרת סימן המסחר הישראלי "שוופס" שבבעלות המשיבה (ה"פ (מחוזי מר') 11125-05-19). בית המשפט קמא נעתר להמרצת הפתיחה ועל פסק דינו הוגש הערעור נושא הבקשה דנן.

4.בית המשפט העליון קבע, בדעת רוב (השופט א' שטיין בהסכמת השופט י' אלרון נגד דעתו החולקת של המשנה לנשיאה (בדימ') נ' הנדל) כי יש לקבל את הערעור ולקבוע שהמבקשת אינה רשאית לייבא מוצרים מאוקראינה הנושאים את סימן המסחר "שוופס" ללא רשותה של המשיבה. השופט שטיין, שכתב את חוות הדעת העיקרית ציין כי בניגוד לנקודת המוצא של בית המשפט קמא, סימן המסחר "שוופס" – שהוחזק על ידי Cudbury במקור – מעולם לא היווה סימן מסחר "גלובלי". על כן, לשיטתו, כאשר חברת Cadbury מכרה לגורמים שונים במדינות שונות את סימן המסחר "שוופס" שבו החזיקה, היא העניקה בידי כל אחד מאותם גורמים הגנה טריטוריאלית-מדינתית מפני שימושים מפרים באותו סימן. השופט שטיין עמד על כך שמקור הבסיס להגנה הטריטוריאלית הוא סעיף 46(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: הפקודה או פקודת סימני מסחר), לפיו זכות הבלעדיות המוענקת לבעליו של סימן המסחר מוגבלת לגבולות המדינה שבה נרשם הסימן. בהתאם, ציין השופט שטיין כי סימן המסחר "שוופס" שנרשם על ידי המשיבה בישראל, כמו גם סימן המסחר Schweppes"" שנרשם באוקראינה על ידי חברת ERL, מוגבלים מטבעם לגבולות המדינות שבהם נרשמו. על יסוד האמור סבר השופט שטיין כי בהיעדר הסדרים חוזיים המורים אחרת, המבקשת אינה מורשית לייבא את מוצרי "שוופס" מאוקראינה לישראל.

5.השופט שטיין עמד על כך שהדין מכיר בחריגים שבהם יותר ייבוא מקביל של טובין מבלי שהדבר יהווה הסגת גבול מסחרית האסורה לפי דיני סימני המסחר. מקרים אלו יתקיימו לשיטת השופט שטיין, כאשר יבוא המוצרים אינו מפר את זכויותיו של בעל הסימן בטריטוריה שבה הוא רשום וכאשר תישמר "תחרות פנימית" או "תוך מותגית" לגיטימית ורצויה. מסקנה זו, מתבקשת, לגישת השופט שטיין, בשים לב ל"דוקטרינת המיצוי" שאומצה בדין הישראלי, ול"כלל המכירה הראשונה" שעליהם הושתתה בפסיקה בעבר ההצדקה לייבוא מקביל. ביחס לאלו נפסק כי "[...] בעל סימן המסחר הרשום זכאי ליהנות מזכויותיו ביחס למכירה הראשונה של המוצר שבו יש לו זכות. מכירה זו 'ממצה' את זכויותיו. לאחר מכן, מכירה חוזרת של אותו מוצר אינה מהווה הפרה של זכויותיו, והוא אינו זכאי לכל תמורה נוספת בגינה" (ע"א 7629/12 סוויסה נ' Tommy Hilfiger Licensing LLC, פסקה 19 (16.11.2014) (להלן: עניין סוויסה, הנזכר בחוות דעתו של השופט שטיין). יישום עקרונות אלו בענייננו הוליך את השופט שטיין למסקנה כי אין בסיס לטענת המבקשת לפיה מכירת המוצרים על ידי היצרן האוקראיני – שבינם ובין מוצרי המשיבה אין ולא כלום – ממצה את זכויותיה של המשיבה בישראל. זאת שכן רק משקאות שנמכרו על ידי המשיבה ושהיא קיבלה תמורה בגינם, יכולים לעמוד למכירה נוספת בישראל מבלי שהדבר יהווה הפרה של סימן המסחר שברשותה – כך השופט שטיין.

6.השופט שטיין הוסיף והתייחס לסעיף 60(א)(2) לפקודה, המקנה פטור מאחריות פלילית למי ש"[י]יבא לשם מסחר, בלא רשות בעל הסימן או מי מטעמו, טובין או אריזתם שסומנו בסימן מסחר [...]" מקום שבו הטובין "[ס]ומנו בהרשאת מי שהוא בעל הסימן בארץ שבה נעשה הסימון". לגישתו, אין לראות בסעיף זה "משום היתר לייבוא ואסמכתא למיצוי זכויות בינלאומי", או כדי להקנות זכות כלשהי במישור האזרחי-קנייני. כך גם נדחתה טענת המבקשת להגנת "שימוש אמת" (סעיף 47 לפקודה) ולשימוש לגיטימי במשקאות "שוופס" אמיתיים מאוקראינה. נקבע כי המילה "שוופס" אינה מתארת את המשקאות או את טעמיהם, ועל כן אין מדובר בסימן "תיאורי", דבר המגביר, לשיטתו, את ההסתברות לטעות בזיהוי המוצר בקרב צרכני משקאות שוופס בישראל. על כך הוסיף השופט שטיין וציין כי קבלת הטענה להגנת שימוש אמת תוביל לתוצאה בלתי ראויה ולפיה כל מי שמחזיק בסימן המסחר באחת ממדינות העולם יהיה רשאי לייבא את מוצריו לישראל, תוך פגיעה בזכותו של בעל סימן המסחר הישראלי.

7.לבסוף, דחה השופט שטיין את טענת המבקשת לפיה "שיקולי מדיניות" הנוגעים להגברת התחרות במשק הישראלי מצדיקים להתיר לה לייבא את המוצרים המסומנים "שוופס". זאת, בין היתר, משום ששיקולי המדיניות שעליהם עמדה המבקשת אינם מאיינים את הצורך להתחשב גם בנזקים הכרוכים בביטול ההגנה על סימני מסחר, ובכלל זה פגיעה בתמריץ של בעל הסימן להבטיח את איכות מוצריו, ובעלויות הכרוכות בפיקוח רגולטורי על מוצרים זולים ובלתי איכותיים המשווקים על ידי מתחרים.

8.המשנה לנשיאה (בדימ') נ' הנדל סבר כי פעולות המבקשת במקרה דנן אינן מהוות "יבוא מקביל לכל דבר ועניין". לגישתו, במקרה שבו מיוצרים בישראל מוצרים המסומנים בסימן מסחר מסוים, ולצד זאת מיובאים לישראל מוצרים מחו"ל הנושאים סימן מסחר זהה – תכליותיהם של דיני סימני המסחר עשויות להצדיק, במקרים מסוימים, שלא להתיר את פעולת הייבוא. זאת, למשל, מקום שבו ייבוא כאמור יוביל לקיומם של מוצרים שונים בעלי סימן מסחר זהה בשוק נתון, המיוצרים בידי שני יצרנים שונים, באופן שעשוי להטעות את הצרכן ולפגוע בבעל הסימן המקומי. עם זאת, לשיטת המשנה לנשיאה הנדל, אין למנוע באופן גורף ייבוא של מוצרים שאינם מיוצרים בידי בעל הזכויות בסימן המסחר בישראל. ייבוא כזה עשוי להיות לגיטימי ככל שהוא עומד בתנאים שנקבעו בפסיקה לתחולת הגנת "שימוש אמת". המשנה לנשיאה הנדל עמד על כך שדיני סימני המסחר מתמקדים במוניטין של סימן המסחר עצמו, ולא במוניטין של בעליו, ובהתאם – ייבוא המשקאות לישראל אינו נשען על המוניטין של בעל סימן המסחר הישראלי, אלא על המוניטין הבינלאומי של סימן המסחר "שוופס" – אשר נותר בעינו אף לאחר פיצול הבעלות בו. בנסיבות אלה, סבר המשנה לנשיאה הנדל כי השימוש בסימן "שוופס" על גבי הבקבוקים המיובאים מאוקראינה אכן מצביע על מוצר של המותג "שוופס", אף אם המוצר יוצר שלא בידי בעלי סימן המסחר "שוופס" בישראל. על כן, לגישתו, ניתן להחיל בענייננו הגנת "שימוש אמת" ולהתגבר על חשש אפשרי מפני הטעיית הצרכן בכל הנוגע להבחנה בין הבקבוקים המיובאים מאוקראינה ובין הבקבוקים המיוצרים על ידי המשיבה. זאת, ככל שהמבקשת תבהיר – למשל בדרך של הטבעת מדבקה על הבקבוקים המיובאים – כי "המשקה מיוצר בידי בעלת הזכויות באוקראינה, וכי טעם המשקה עשוי להיות שונה מזה שמיוצר בישראל".

השופט י' אלרון הצטרף בהסכמה לחוות דעתו של השופט שטיין.

הבקשה דנן

9.מכאן הבקשה שלפניי, שבה טוענת המבקשת כי בפסק הדין נקבעה הלכה חדשה וקשה לפיה יצרן או יבואן ישראלי, אשר יקבל לידיו את הבעלות בסימן מסחר בינלאומי, יזכה דה-פקטו במונופול על שיווק המוצרים הנושאים את סימן המסחר בישראל באופן שימנע יבוא מקביל של מוצרים אלו לישראל. לטענתה, לקביעה זו השלכות רוחב "הרות גורל" על המשק הישראלי שכן חלק גדול מהחברות השולטות בשוק המזון ובמוצרי הצריכה בישראל, מוחזקות על ידי תאגידים גלובליים, שהם גם הבעלים הרשומים של סימני המסחר של המוצרים המשווקים על ידם. לטענת המבקשת, הקביעות בפסק הדין יתמרצו את אותם תאגידים גלובליים להעביר את הבעלות בסימני המסחר הרלוונטיים לחברות ישראליות הנשלטות על ידם וכך לחסום תחרות לגיטימית של יבואנים מקבילים באופן שיגביר את הריכוזיות בשוק הישראלי. כמו כן, המבקשת טוענת כי פסק הדין עומד בסתירה לדברי חקיקה שונים, שנחקקו לאחר פקודת סימני מסחר ונועדו לבסס את תחום הייבוא המקביל בישראל. בנוסף, נטען כי פסק הדין מנוגד לפסקי דין קודמים שניתנו לאורך השנים בערכאות השונות ובהם פסק הדין שניתן בת"א (מחוזי מר') 23060-11-09 Spin Master LTD נ' אימפריית הצעצועים בע"מ (14.11.2012) (להלן: עניין ספין מאסטר) ופסק הדין בעניין סוויסה.

10.עוד טוענת המבקשת כי פסק הדין אינו מבהיר מה היקף השימוש שרשאית בעלת סימן מסחר בישראל לעשות במוניטין הבינלאומי של הסימן. לשיטתה, ככל שבמצבים כאלה סימן המסחר "מאבד" מהמוניטין הבינלאומי ומההקשר ההיסטורי שלו – כפי שלטענתה עולה מפסק הדין בענייננו – מדובר בשינוי מהפכני בדין המצדיק אף הוא דיון נוסף בפסק הדין. לבסוף, המבקשת משיגה על הפרשנות שהעניק בית המשפט לסעיף 60(א) לפקודה; על הקביעה לפיה בענייננו אין מקום להחיל את הגנת "שימוש אמת" המעוגנת בפקודה; וכן על הקביעה לפיה לייבוא המקביל בענייננו תהיה השלכה שלילית שתתבטא במוצרים בלתי איכותיים בשוק המקומי בישראל.

11.המשיבה, מצדה, סבורה כי דין הבקשה להידחות ולו מן הטעם שבפסק הדין לא נקבעה הלכה חדשה. בתמצית, המשיבה טוענת כי פסק הדין הושתת, בעיקרו, על דוקטרינת המיצוי הנוהגת בשיטתנו המשפטית זה מכבר, והקביעות שבו אינן אלא יישום של הלכות קיימות על נסיבותיו הפרטניות של המקרה דנן. לשיטתה, כל שופטי ההרכב סברו כי בנסיבות שבהן אין קשר בין המשיבה, בעלת סימן המסחר בישראל, ובין היצרנית באוקראינה, אין לומר כי בעלת סימן המסחר בישראל מיצתה את זכויותיה, ומכאן שלא מדובר ביבוא מקביל. לשיטת המשיבה יש לדחות את טענותיה הספקולטיביות של המבקשת בדבר השלכות הרוחב שיהיו לפסק הדין על תחום הייבוא המקביל בישראל, באשר פסק הדין משקף את הדין הנוהג בעולם מבלי שאותם "תרחישי אימה" היפותטיים התממשו. עוד טוענת המשיבה כי טענות המבקשת בכל הנוגע לפסק הדין בעניין ספין מאסטר, אינן ממן העניין באשר מדובר בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי ועניינו בזכויות יוצרים ולא בסימני מסחר. לעמדת המשיבה, יתר טענות המבקשת מבוססות על תיאור מסולף ומטעה של פסק הדין ועל כן אף הן דינן להידחות.

דיון והכרעה

12.לאחר שעניינתי בפסק הדין ובטענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

13.דיון נוסף הוא הליך חריג ונדיר השמור למקרים שבהם נפסקה הלכה העומדת בסתירה "להלכה קודמת של בית המשפט העליון או שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה" יש מקום לקיים בה דיון נוסף (סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט); דנ"א 2504/22 שליידר נ' קיבוץ נאות מרדכי, פסקה 14 (10.8.2022)). בהקשר זה כבר נפסק כי "לא כל חידוש הילכתי די בו כדי להצדיק סטייה מן הכלל הרגיל שלפיו פוסק בית-המשפט העליון בשלושה ופסיקתו היא סוף פסוק. נדרשת הלכה מיוחדת וחריגה שיש בה כדי לשנות באורח מהותי נורמות ששררו עובר להלכות שנדונו והוכרעו בפסק הדין" (דנ"א 3455/05 עטיה נ' שחר, פסקה 6 (11.10.2005)).

לא שוכנעתי כי המקרה שלפנינו נמנה עם אותם מקרים חריגים.

14.פסק הדין עוסק במקרה ייחודי שבו בעליו של סימן מסחר בעל מוניטין בינלאומי מכר את סימן המסחר לגורמים שונים ונפרדים בטריטוריות ברחבי העולם. לפיכך, נדרש בית המשפט לדון לראשונה בשאלה האם יבוא טובין מגורם מורשה זר, הוא יבוא חוקי גם במצב דברים שבו אין זהות או קשר מסחרי כלשהו בין בעל סימן המסחר בישראל ובין הגורם המורשה שמחזיק באותו סימן מסחר בחו"ל. אכן, ההסדרה המשפטית של דיני סימני המסחר ותחום הייבוא המקביל, מעוררת שאלות מורכבות, ובפרט בשווקים המתאפיינים בגלובליזציה ובמודעות צרכנית גבוהה למותגים (עניין סוויסה, בפסקה 16). מורכבות זו מתעוררת ביתר שאת במקרה שלפנינו, שכן פיצול הבעלות בסימן המסחר בענייננו מוביל לכך שקיים מתח בין המוניטין הבינלאומי של סימן המסחר ובין הזכויות הקנייניות והמוניטין של היצרן המקומי שאליו הועברה הבעלות בסימן המסחר (ראו לעניין זה פסקה 1 לחוות דעתו של המשנה לנשיאה הנדל). עם זאת, מורכבות זו, כשלעצמה, אינה מצדיקה קיומו של דיון נוסף בפסק הדין.

15.הקביעות בפסק הדין, ובפרט אלו הנוגעות לייבוא מקביל מותר, הוגבלו לנסיבותיו הייחודיות והפרטניות של המקרה (ראו פסקה 28 לחוות דעתו של השופט שטיין). למעשה, שופטי ההרכב, כולם, הגיעו למסקנה לפיה פעולות המבקשת, בנסיבות המקרה דנן, אינן מהוות ייבוא מקביל כמובנו בדין. בהקשר זה, דעת הרוב הטעימה כי מסקנה זו נסמכת על תכליותיהם של דיני סימני המסחר; על פסקי דין קודמים שיצאו מלפני בית משפט זה, לרבות פסק הדין שניתן בעניין סוויסה (ראו האסמכתאות הנזכרות בפסקאות 26 ו-29 לחוות דעתו של השופט שטיין); על דוקטרינת המיצוי שאומצה זה מכבר בשיטתנו; ותוך הפנייה לדין הזר ולעמדות מלומדים בארץ ובעולם. ביחס למקרים מסוג זה כבר נפסק כי כאשר פסק הדין נושא הבקשה לדיון נוסף "מהווה התפתחות טבעית של פסיקתו הקודמת של בית משפט זה, המבוססת על יישומם של עקרונות קיימים", אין הצדקה לאשר את ההלכה שנפסקה בו על-ידי עריכת דיון נוסף בה בהרכב מורחב של שופטים (דנ"פ 6519/05 עיסא נ' מדינת ישראל, פסקה 8 (2.9.2005); וראו גם: דנ"א 4813/04 מקדונלד נ' אלוניאל בע"מ, פסקה 15 (29.11.2004); דנ"א 1032/18 אלדר נכסים בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב, פסקה 8 .((18.9.2018)

16.המבקשת טוענת כי פסק הדין אינו מבהיר האם בנסיבות שבהן סימן מסחר בינלאומי מוכר היטב מועבר לבעלותה של חברה ישראלית ונרשם על שמה בפנקס סימני המסחר, יש בכך כדי להקנות לחברה הישראלית את האפשרות לעשות שימוש גם במוניטין הבינלאומי של הסימן. עם זאת, הליך הדיון הנוסף לא נועד לברר לראשונה סוגיה שלא הוכרעה בפסק הדין שעליו מתבקש לקיים דיון נוסף (ראו, מני רבים: דנ"א 1292/20 פלונית נ' פלוני, פסקה 9 (19.7.2020)). לכן, אף אם נותרה אי בהירות מסוימת בעניין זה, אין בכך כדי להצדיק דיון נוסף בפסק הדין, וניתן יהיה לשוב וללבן סוגיה זו במקרים המתאימים, ככל שיתעוררו בעתיד (ראו, למשל: דנ"א 2744/22 הרשות הפלסטינית נ' פלונים, פסקה 15 (30.8.2022); דנ"א 6564/12 פארס נ' כהן, פסקה 6 (4.12.2012)).

17.המבקשת מוסיפה וטוענת כי הקביעה בפסק הדין לפיה הגנת שימוש אמת הקבועה בסעיף 47 לפקודה אינה חלה מהווה, כשלעצמה, עילה לדיון נוסף. לטענתה, דעת הרוב ביססה מסקנתה בעניין זה על הדין האמריקאי שאינו רלבנטי לענייננו, תוך יצירת קטגוריה חדשה של סימני מסחר – "סימן מסחר מותגי" – שלא הוכרה קודם לכן בפסיקה. אין בידי לקבל את טענת המבקשת ולו מן הטעם שכעולה מפסק הדין דעת הרוב לא ביקשה לקבוע הלכה חדשה בכל הנוגע להגנת "שימוש אמת", אלא ליישם הלכות קודמות שיצאו מלפני בית משפט זה בהקשרים דומים (ראו האסמכתאות הנזכרות בפסקה 41 לחוות דעתו של השופט שטיין). על כן, אף אם שגה בית המשפט ביחס ליישום הדין החל בעניין זה – ואינני נוקטת עמדה בנושא – אין בכך כדי להצדיק קיומו של דיון נוסף (ראו, למשל: דנ"א 2580/22 נחלת שמעון בע"מ נ' ג'אעוני, פסקה 22 (7.7.2022); דנ"א 1833/20 דלק הונגריה בע"מ נ' פקיד שומה נתניה, פסקה 6 (18.6.2020)).

18.יתר טענות המבקשת עניינן בפרשנות שהעניק בית המשפט להוראת סעיף 60(2) לפקודה – ואף הן דינן להידחות. מדובר בטענות ערעוריות מובהקות שדיון נוסף איננו האכסניה המתאימה לבררן (ראו, מני רבים: דנ"א 6103/21 פרומר נ' תורג'מן, פסקה 5 (13.12.2021); דנ"א 4253/18 פרג'י נ' שזור – מושב עובדים להתיישבות חקלאית, פסקה 5 (7.10.2018)).

19.לבסוף אציין כי החששות שהעלתה המבקשת באשר להשלכות השליליות שעשויות להיות לפסק הדין בתחום היבוא המקביל בכללותו ועל הריכוזיות במשק הישראלי, אינן מופרכות על פני הדברים. ואולם, כפי שהובהר לעיל, הקביעות בפסק הדין נוגעות לנסיבות הייחודיות של המקרה דנן, וכל קביעה עתידית בהקשר זה תיגזר מן המערכת העובדתית והנסיבות הקונקרטיות שיובאו לפני בית המשפט בכל מקרה ומקרה. מובן, אפוא, כי אין בפסק הדין כדי לחסום את האפשרות לבחון בעתיד מקרים שבהם יעלה חשש קונקרטי מפני פרקטיקה אנטי-תחרותית כזו או אחרת שמקורה בהעברות של סימני מסחר בין ישויות משפטיות שונות. על כן, ובשים לב לכך שהמקרה דנן מתייחס לסיטואציה מסחרית ייחודית, שאינה שכיחה כלל ועיקר ספק בעיניי באשר להיקף השלכותיו של פסק הדין נושא הבקשה על מקרים עתידיים (ראו והשוו: דנ"פ 4090/21 פלונית נ' מדינת ישראל, פסקה 28 (13.1.2022)).

20.מכל הטעמים שמניתי לעיל אני סבורה כי מקרה זה, על נסיבותיו הייחודיות, אינו מקים עילה לדיון נוסף. אשר על כן הבקשה נדחית. בנסיבות העניין לא ייעשה צו להוצאות.